Как получить разрешение на использование товарного знака. Лицензионный договор или действие под контролем правообладателя Может быть подано заинтересованным лицом

17.07.2012 Арбитражная практика № 6

Анна Лаврухина
адвокат Адвокатской Палаты

Лаврухина Анна Владиславовна , старший юрист юридической компании "ПРИОРИТЕТ"

Правообладатели товарных знаков часто не имеют возможности производить продукцию самостоятельно, и обращаются к изготовителям, которые производят товар и наносят на него соответствующий товарный знак. В такой ситуации перед правообладателем встает вопрос: как оформить отношения с изготовителем, чтобы исключить неправомерное использование товарного знака и избежать возможных споров с налоговыми органами. Изготовители же опасаются дополнительной ответственности перед потребителями, если права на товарный знак будут оформлены неверно. Да и проблемы с налоговым учетом расходов, возникающих при исполнении обязательств перед правообладателем, им тоже ни к чему.

Использование товарного знака возможно и без лицензионного договора

Вначале определим, что же законодатель и судебная практика понимают под использованием товарного знака, и какими способами такое право может быть передано.

Закон предусматривает различные варианты и способы использования товарного знака, главное, чтобы оно осуществлялось с разрешения правообладателя.

ЦИТАТА. "Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак) <…>. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак" (п. 1 ст. 1484 ГК РФ).

Использование товарного знака представляет собой осуществление исключительного права на товарный знак лицом, владеющим таким правом на каком-либо основании. Правообладатель может реализовать свое исключительное право, например, путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом на товарный знак происходит путем заключения соответствующих соглашений. Законом предусмотрено два способа распоряжения исключительным правом на товарный знак - путем заключения договора об отчуждении такого права или путем заключения лицензионного соглашения (ст. 1488, 1489 ГК РФ). Гражданский кодекс не запрещает использовать и другие формы соглашений об использовании товарного знака. Хотя, конечно, по сути эти соглашения будут лицензионными.

Помимо указанных двух вариантов, ГК РФ предусматривает еще один, третий, способ использования товарного знака - под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486). Появление в законе формулировки «использование товарного знака под контролем правообладателя» было вызвано сложившейся практикой. В этом случае субъектом осуществления исключительного права остается правообладатель, но фактическое размещение товарного знака осуществляется другим лицом.

Примеры из практики

ПРАКТИКА. Иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ссылаясь на отсутствие лицензионных или сублицензионных договоров в отношении товарного знака в течение трех лет. Роспатент отказал в удовлетворении заявления, а компания обжаловала отказ в суде. Арбитражные суды признали отказ Роспатента правомерным, посчитав, что спорный товарный знак в течение предшествующих трех лет использовался в составе комбинированного товарного знака при производстве товара под контролем правообладателя. Доказательством послужили лицензионный и сублицензионные договоры, предметом которых являлось использование комбинированного товарного знака; а также подтверждение правообладателем факта, что он контролировал производство продукции по таким товарным знаком. Изготовитель признан по отношению к правообладателю "другим лицом", использующим товарный знак без лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).

Как видно из приведенного примера, товарный знак может и не быть непосредственным предметом лицензионного или сублицензионного договоров. Ключевое значение при установлении факта использования товарного знака будет предусмотренное соглашениями право правообладателя контролировать производство товара, а также необходимость получения его согласия для нанесения товарного знака изготовителем на товар.

Как видно, товарный знак может быть признан используемым на законном основании и без наличия лицензионных соглашений об этом, если он используется под контролем правообладателя. Особенно важно понимать, что в этом случае такое использование товарного знака со стороны изготовителя не будет являться осуществлением исключительного права на товарный знак.

Регистрация лицензионного договора не влияет на налогообложение связанных с ним расходов
Итак, использование товарного знака под контролем правообладателя не является, по сути, осуществлением исключительного права на товарный знак. Поэтому для такого использование не нужно заключать лицензионные договоры и другие соглашения об использовании товарного знака, предметом которых является именно осуществление исключительного права.

Если же предполагается использование товарного знака в смысле осуществления исключительного права, то законно это можно делать только на основании письменного договора, подлежащего государственной регистрации. При этом отсутствие государственной регистрации такого договора влечет его ничтожность (ст.ст. 165, 1235 ГК РФ, п.50 Постановления Пленума ВС РФ №5 и Пленума ВАС РФ №29 от 26.03.2009г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ").

Отсутствие регистрации лицензионного договора имеет, в основном, гражданско-правовые и налоговые последствия. Так, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все исполненное по сделке (ст.167 ГК РФ).

Налоговые последствия в основном связаны с вопросом: возможно ли включать оплаты по такому договору в расходы при исчислении налога на прибыль. По этому поводу в сложившейся практике существует целых три подхода: до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы нельзя (Письмо УМНС РФ по г. Москве от 30.09.2002г. №26-12/45796); до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы можно, при условии наличия условия о распространении договора на прошлые периоды в порядке пункта 2 статьи 425 ГК РФ (Письмо Министерства финансов РФ от 04.04.2011г. №03-03-06/4/28); до государственной регистрации лицензионного договора относить платежи по нему на расходы можно в любом случае при наличии полного комплекта подтверждающих документов, так как налоговый кодекс не связывает наличие или отсутствие регистрации договора с правом налогоплательщика на применение вычета по налогу на прибыль, а факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным. И если понесенные расходы подтверждены надлежащим образом, суды признают их учет правомерным.

ПРАКТИКА . Между правообладателем и обществом был заключен договор о неисключительном праве использования товарного знака. Расходы по данному договору общество учитывало в целях налогообложения прибыли. Налоговый орган посчитал, что общество эти расходы учитывало неправомерно, поскольку заключенный с правообладателем договор не был зарегистрирован. В связи с этим расходы по договору не являются экономически целесообразными и не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль общества. Суды всех инстанций посчитали выводы налогового органа необоснованными, указав, что налоговый орган не вправе оценивать целесообразность расходов, понесенных налогоплательщиком. Если такие расходы подтверждены документально, налогоплательщик вправе учесть их в целях налогообложения прибыли. Факт регистрации договора в целях налогообложения не является существенным. (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.12.2010 по делу № А53-7659/2010).

Аналогичные выводы встречаются и в других судебных актах (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2011 по делу № А54-999/2011, постановление ФАС Уральского округа от 03.07.2007 по делу № Ф09-4997/07-С3). Несмотря на очевидные плюсы такого подхода с точки зрения налогоплательщика, не вполне понятно, почему суды не учитывают ничтожность подобных договоров в силу прямого указания на это закона.

Необходимость лицензионного договора зависит от модели отношений изготовителя и правообладателя
Далеко не всегда правообладатели, которые для производства продукции обращаются к изготовителям, намерены заключать с последними лицензионные договоры. Однако право изготовителя наносить на продукцию товарный знак, принадлежащий правообладателю, все равно необходимо каким-либо образом зафиксировать. Кроме того, в зависимости от вида заключенного с правообладателем договора сами изготовители могут нести дополнительные риски. Существует два варианта оформления отношений между правообладателем и изготовителем.

Изготовление продукции по договору подряда. Правообладатель и изготовитель могут заключить договор подряда на изготовление продукции. В этом случае заключение лицензионных договоров не требуется, так как размещение товарного знака изготовителем осуществляется не на своих товарах, а по заказу правообладателя на его же товарах. Ведь результат работ принадлежит изначально заказчику. Субъектом осуществления исключительного права на товарный знак остается правообладатель. В случае же необходимости подтверждения факта использования товарного знака правообладатель как раз может представить в контролирующие органы или суд договоры подряда и документы, подтверждающие их исполнение.

Интересно, что когда речь идет о привлечении подрядчика-гражданина, который, например, обязан наклеивать этикетки с товарным знаком на продукцию, ни у кого не возникает сомнений, что с таким лицом лицензионный договор заключать не нужно. Но если в качестве подрядчика выступает компания, то некоторые правоприменители резко меняют точку зрения и полагают, что лицензионный договор все-таки необходимо заключать. Хотя, по сути (с точки зрения использования товарного знака), ничего не меняется.

Для изготовителя товара договор подряда является выгодным вариантом оформления отношений с правообладателем. Поскольку в случае, если заказчик окажется ненадлежащим правообладателем и право на использование товарного знака у него отсутствует, то ответственность за незаконное использование товарного знака полностью ляжет на такого заказчика (ст. 14.10 КоАП РФ). К тому же договор подряда защитит изготовителя продукции от претензий настоящего правообладателя.

ПРИМЕР. Общество-правообладатель товарного знака обратилось в ФАС России с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в реализации продукции с незаконным использованием на ней товарного знака. В рамках рассмотрения дела было установлено, что на производимых компанией мясных консервах использовались этикетки, дизайн которых являлся сходным до степени смешения с принадлежащими правообладателю товарными знаками. Производитель продукции поставлял ее заказчику в рамках заключенного между ними договора подряда. По условиям договора производитель не мог вносить изменения в дизайн указанных этикеток, а изготавливаемая им продукция, на которой данные этикетки размещались, являлись собственностью заказчика, который осуществлял последующую реализацию продукции. Следовательно, именно заказчик был признан нарушившим пункт 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции (решение ФАС России №АК/11922 от 22.04.2010 по делу №1 14/222-09 от 22.04.2010; http://www.fas.gov.ru/ solutions/solutions_30970.html).

Несмотря на то, что изготовитель не является субъектом использования права на товарный знак, ему все же стоит запрашивать информацию от заказчика о том, на каком основании он использует товарный знак. Это необходимо для подтверждения своей добросовестности в случае проверок со стороны контролирующих органов и претензий со стороны правообладателя.

Изготовление продукции по договору поставки. Вторым распространенным способом оформления отношений между правообладателем и изготовителем товара является заключение договора поставки. В данном случае правообладатель выступает в качестве покупателя, а изготовитель - в качестве поставщика.

В этом случае заключение лицензионного договора является обязательным, поскольку изготовитель наносит товарный знак на свой товар (делает для себя в целях будущей продажи), а потом уже продает его с нанесенным на нем или на его этикетке товарным знаком покупателю-правообладателю. При такой модели взаимоотношений именно производитель является субъектом осуществления исключительного права на товарный знак.

ПРАКТИКА. Общество заключило с правообладателями лицензионные договоры о предоставлении права на использование товарных знаков. Они наносились на продукцию заводом-изготовителем, который в качестве продавца поставлял продукцию обществу (покупателю). С заводом общество также заключило сублицензионный договор.

По итогам камеральной проверки налоговый орган признал неправомерным учет обществом расходов в виде лицензионных отчислений, которые оно уплачивало в пользу правообладателей. Компания обжаловала решение инспекции в суд, который встал на сторону заявителя.

Суд указал, что несение обществом расходов по лицензионным договорам направлено на получение в последующем дохода от реализации продукции, маркированной товарными знаками. Инспекция неправомерно разграничивала доходы, полученные обществом в виде сублицензионных платежей, и доходы, полученные от реализации лицензионной продукции (постановление Президиума ВАС РФ от 14.06.2011 № 15093/10).

В рассмотренном случае покупатель поступил правильно, заключив с изготовителем продукции сублицензионный договор. К сожалению, на практике далеко не все правообладатели (лицензиаты), которые оформляют отношения с изготовителями договором поставки, заключают еще и лицензионные (сублицензионные) договоры.

В результате сторонам приходится доказывать, что отношения между правообладателем и заказчиком на самом деле носили характер не купли-продажи, а производства продукции по заказу правообладателя. Чаще всего вопросы к хозяйствующим субъектам в этом случае возникают у налоговых органов, которые считают экономически нецелесообразными расходы лицензиатов и указывают, что лицензионный договор должен был быть заключен правообладателем с заводом-изготовителем. Правда, в зависимости от обстоятельств конкретного дела подобный спор может выиграть и налогоплательщик.

ПРАКТИКА. По итогам выездной налоговой проверки инспекция сняла расходы общества по лицензионным договорам как необоснованные. По мнению налогового органа, общество не использовало товарный знак, право на который приобрело, поскольку само не производило и не вводило в гражданский оборот продукцию с его нанесением. Такую продукцию оно приобретало у производителя по договору поставки. Поэтому инспекция посчитала, что лицензионный договор с правообладателем должен был заключить производитель-поставщик, фактически использовавший товарный знак.

Но суды решили, что отношения между обществом и производителем нельзя расценивать исключительно как отношения покупателя и поставщика. Общество контролировало качество изготавливаемого товара с товарным знаком на всех стадиях производства (выполняло обязанности, предусмотренные лицензионным договором). А производитель-поставщик не мог вводить в оборот продукцию с нанесенным товарным знаком, поскольку не имел права его использовать (определение ВАС РФ от 05.03.2010 № ВАС-1848/10).

Судебная практика по данной категории дел неоднородна. Например, в другом споре суды первой, апелляционной и кассационной инстанции пришли к выводу, противоположному указанному выше. Они посчитали, что именно производитель-поставщик вводил продукцию в гражданский оборот, так как передавал продукцию по договору поставки заказчику, и, соответственно, он же должен был уплачивать лицензионные платежи. Однако ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и указал, что использующим товарный знак является то лицо, которое его реально использует, в том числе путем введения товара в гражданский оборот, а не исключительно то, которое наносит товарный знак на продукцию. ВАС РФ посчитал, что передаче продукции в полном объеме заказчику не может быть признана введением продукции в гражданский оборот. Кроме того, ВАС РФ указал, что хозяйствующие субъекты самостоятельно выбирают способы достижения ими результата от предпринимательской деятельности, а в полномочия налоговых органов не входит вменения налогоплательщиком доходов, исходя из собственного видения достижения экономического эффекта с меньшими затратами (постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.2010 № 8867/10).

Как видно, стороны могут использовать разные формы сотрудничества при производстве продукции с товарным знаком, от этого будет зависеть, нужно или нет заключать лицензионный договор. Это право сторон гражданского оборота, которые свободны в выборе способов осуществления ими предпринимательской деятельности, если эти способы не нарушают законодательство РФ.

Подрядчик не является изготовителем продукции в отношениях с потребителями

От вида договора, заключенного между правообладателем и изготовителем, зависит не только необходимость заключения лицензионного договора, но и статус изготовителя в отношениях с потребителями.

Так, при заключении правообладателем и изготовителем договора подряда последний не признается изготовителем с точки зрения Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». Закон о защите прав потребителей понимает под изготовителем организацию, которые производят товары для реализации потребителям.

В случае изготовления продукции по договору подряда товар вводится в оборот организацией, заказавшей изготовление товара. Она же определяет и его качественные показатели, потребительские свойства. Чаще всего именно эта организация предоставляет те или иные гарантии конечному потребителю товара. По сути, данная организация и является изготовителем товара с точки зрения Закона о защите прав потребителей.

Если товарный знак на произведенную продукцию наносится изготовителем в связи с реализацией им лицензионного договора, изготовителем товара будет не то лицо, чей товарный знак использован для обозначения товара, а лицо, получившее право на использование этого товарного знака на основании лицензионного договора и изготавливающее товар для дальнейшей продажи.

Соглашаясь на сотрудничество с правообладателем-заказчиком, изготовителю следует учитывать изложенную выше особенность.

Изготовление товара подрядчиком не всегда означает использование товарного знака под контролем правообладателя

Как видно из приведенной выше практики, изготовление товара с нанесением на него товарного знака изготовителем широко востребовано. Однако понятие использования товарного знака «под контролем правообладателя», которое зафиксировано в ГК РФ, в законе и судебной практике до сих пор не раскрыто. По этой причине трудно с абсолютной уверенностью назвать те случаи, к которым она применима, и утверждать, что в случае спора суд будет на стороне правоприменителей.

ПРАКТИКА. Общество обратилось в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Роспатент прекратил правовую охрану в части, касающейся определенных видов товаров, поскольку между правообладателем и третьим лицом имелись соглашения об использовании товарного знака. Общество оспорило данное решение в суде. Суд указал, что соглашение об использовании прав содержит условие о контроле качества, и должно быть квалифицировано как лицензионное. Но без государственной регистрации оно считается ничтожным и не подтверждает факт использования товарного знака. Деятельность по такому договору нельзя рассматривать в качестве использования товарного знака под контролем правообладателя. Кроме того, ГК РФ разделяет понятие использования под контролем правообладателя и использования по лицензионному договору. Если лицензионный договор есть, хоть и незарегистрированный, то признать использование товарного знака по нему "под контролем правообладателя" уже нельзя (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2011 № 09АП-23142/2011).

Позицию, которую апелляционный суд занял в приведенном выше примере, нельзя признать абсолютно обоснованной, так как она серьезно ущемляет свободу договора. При этом суд, утверждая, что имеющее место сотрудничество не подпадает под понятие «под контролем правообладателя», не дал толкование указанному понятию. Свою позицию суд обосновал только фактом наличия в соглашении условия о контроле качества. Однако условие о контроле качества может содержаться и в подрядном договоре.

Представляется, что переквалификация договора лишь на основании этого обстоятельства не может быть осуществлена. Но есть надежда, что этот судебный акт будет изменен: в феврале 2012 года кассационная инстанция отправила дело на новое рассмотрение. Хотя это было сделано в связи с необходимостью правильного установления перечня товаров, в отношении которых действует товарный знак.

По моему мнению, производство товара на основании договора подряда в любом случае подпадает под использование товарного знака «под контролем правообладателя». При этом на этикетке товара в качестве производителя/изготовителя необходимо указывать, что товар произведен «по заказу _____ (заказчика)». Не будет нарушением указать «под контролем _____ (заказчика)». Но в связи с тем, что понятие «под контролем» является более широким, чем понятие «по заказу», лучше использовать формулировку «по заказу». Также можно указывать «под контролем и по заказу _____».

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК ПРИЗНАЕТСЯ АМОРТИЗИРУЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Налоговый кодекс РФ относит результаты интеллектуальной собственности, в том числе товарные знаки, к амортизируемому имуществу, если они отвечают общим требованиям: могут приносить доход, срок их использования превышает 12 месяцев, а первоначальная стоимость более 40 000 рублей (п. 1 ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ).

Причем исключительное право на товарный знак налогоплательщик вправе учесть в качестве нематериального актива только после получения свидетельства о регистрации такого товарного знака (письмо Минфина России от 25.03.2011 № 03-03-06/2/47). Соответственно, только после этого налогоплательщик вправе относить на расходы амортизационные отчисления по таким объектам. Неисключительные права на товарный знак к амортизируемому имуществу не относятся, поэтому расходы на их приобретение можно списать единовременно.

Порядок признания расходов на исключительное право на товарный знак будет зависеть от вида деятельности налогоплательщика. Если предоставление таких прав является для компании или предпринимателя одним из видов экономической деятельности, то связанные с ним затраты они вправе учитывать в составе расходов, связанных с производством и реализацией. Если это не так, то амортизационные отчисления можно относить на внереализационные расходы (абз. 2 пп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ).

То же самое правило установлено в отношении доходов в виде сумм полученного лицензионного платежа. Они отражаются как доходы от реализации, если предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности является одним из видов деятельности организации-лицензиара (п. 1 ст. 249 НК РФ). В ином случае суммы лицензионного платежа входят в состав внереализационных доходов (п. 5 ст. 250 НК РФ).

Заявление о досрочном прекращении товарного знака рассматривается как способ защиты законного интереса правообладателя противопоставляемого товарного знака. Такие ситуации возникают в случае подачи правообладателем неиспользуемого товарного знака заявления о взыскании компенсации по ст. 1515 Гражданского кодекса РФ (далее - «ГК РФ») или невозможности зарегистрировать товарный знак в виду сходства до степени смещения с неиспользуемым товарным знаком.

Роспатент не обязан отслеживать использование товарных знаков для всех зарегистрированных товаров и услуг, эту «роль» берет на себя заинтересованное лицо. Согласно статистике Роспатента в отношении действующих охранных документов на объекты промышленной собственности по состоянию на 01.02.2017 г. в Российской Федерации зарегистрировано 373 077 товарных знаков (национальная процедура) 1 .

Правовым основанием для обращения с требованием о досрочном прекращении является ст. 1486 ГК РФ. В случае неиспользования товарного знака в течение любых трех лет после его регистрации его охрана может быть прекращена досрочно как для всех товаров, так и для части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Данная дефиниция может быть представлена в виде отдельных элементов, каждый из которых имеет свои особенности применения.

Неиспользование товарного знака

Согласно ст. 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Бремя использования товарного знака лежит на правообладателе.

В отношении настоящего положения имеются разъяснения, сделанные в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015г.) (далее - «Обзор»).

Согласно п. 38 казанного Обзора для целей применения положений ст. 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

В качестве доказательства использования товарного знака для целей введения товара в гражданский оборот (оказания услуг) могут быть представлены договоры поставки, инвойсы, декларации на товары, договоры поставки, счета-фактуры, товарные накладные, образцы товара, сертификаты соответствия.

При этом, документы, представленные в качестве доказательства использования товарного знака должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

Так в Решении Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017г. по делу №СИП-669/2016, суд пришел к следующему выводу:

«Таким образом, отсутствие в материалах дела документов свидетельствующих о возмездности контракта от 05.08.2016 №GI/XJ-08 не позволяют суду сделать вывод об использовании спорного обозначения, несмотря на наличия упоминании «Goldberry» в данном документе».

Также следует указать, что использование товарного знака для собственных нужд, без идентификации спорным товарным знаком товаров, производимых правообладателем для третьих лиц не считается использованием для целей ст. 1486 ГК РФ (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016г. №С01-1128/2015 по делу №СИП-330/2015).

Использование товарного знака под контролем правообладателя

Как следует из положений ст. 1486 использованием товарного знака также следует считать использование товарного знака под контролем правообладателя, на практике у судов возникают вопросы: что следует считать «использованием под контролем»?

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам 29.06.2015г. (утв. Протоколом №12) было указано, что формулировка «под контролем правообладателя» фактически заимствована из Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС), которая, в свою очередь, взята из правовой практики США, в которой контроль правообладателя выражается, в первую очередь, в осуществляемом правообладателе контроле качества производимого третьим лицом товара, как правило — в рамках лицензионного договора.

Из выводов Научно-консультативного совета следует, что под «согласием» правообладателя в практике понимаются - использование товарного знака лицензиатом до ргеистрации лицензионного договора в Роспатенте, договоры подряда или коммерческой концессии, наличие корпоративных отношений, указание лица в качестве уполномоченного импортера при внесении товарного знака в ТРОИС, администрирование товарного знака третьим лицом.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2017г. по делу №СИП-662/2016:

«Кроме того, следует учитывать, что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом».

Независящие от правообладателя обстоятельства при неиспользовании товарного знака

В то же время как установлено ст. 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам

«Независящие от правообладателя обстоятельства» категория, определяющаяся из дела в дело, бремя доказывания таких обстоятельств лежит на правообладателе - Решение Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2016г. по делу №СИП-81/2016:

«Между тем ответчик на наличие обстоятельств, объективно препятствующих использованию товарного знака, не ссылался, соответствующие доказательства не представлял, в связи с чем суд, исходя из содержания вышеприведенной нормы, не может самостоятельно устанавливать эти обстоятельства».

В Решении Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2016г. по делу №СИП-277/2016, указано следующее суд установил, что «невозможность его использования ввиду сложной экономической ситуации последних лет подлежат отклонению как не подтвержденные какими-либо доказательствами» - из системного толкования следует, что «сложная экономическая ситуация» не может быть признана основанием «независящим от правообладателя обстоятельством».

В целом, сложившаяся практика указывает на то, что экономическая и политическая ситуация сложившаяся в стране не может служить основанием освобождающим правообладателя от доказывания использования - Решение Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016г. по делу №СИП-702/2015:

«Изложенные в отзыве ответчика ссылки на неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя обстоятельствам ввиду введения продовольственного эмбарго на поставки сельскохозяйственной (в том числе алкогольной) продукции, производимой в Молдавии, на территорию России, судом не принимаются, поскольку каких-либо доказательств в подтверждение данных обстоятельств (договоров на поставку алкогольной продукции с лицами, находящимися на территории Молдавии, доказательств осуществления подготовительных действий для поставки алкогольной продукции с указанной территории на территорию Российской Федерации) ответчиком не представлено».

Также не считается «независящим обстоятельством» судебные процессы в отношении правообладателя (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2015г. №С01-775/2015 по делу №СИП-685/2014).
В то же время, очевидными «независящими от правообладателя обстоятельствами» следует назвать признание правообладателя несостоятельным (банкротом) (Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2016г. по делу №СИП-217/2016); судебные акты иностранных судов о наложении обеспечительных мер или о запрете использования оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.06.2015г. №С01-414/2015 по делу №СИП-561/2014).

Использование товарного знака для товаров, для которых он зарегистрирован

В п. 41 Обзора отмечено, что при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При этом для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

Данный вывод следует признать разумным, он широко применялся в практике долгое время, однако, Определением Верховного Суда РФ от 11.01.2016г. по делу №300-ЭС15-10765 №СИП-530/2014 применение критерия «однородности» было пересмотрено, в частности судом был сделан следующий вывод:

«Более того, в тех случаях, когда товарный знак является хорошо известным на определенном рынке, в среде потребителей, конкурирующий товарный знак не может быть зарегистрирован, а первичный сохраняет свое действие, несмотря на то, что товары конкурентов являются неоднородными, несходными.
[…]
…классификация товаров, идентичность товаров конкурентов не являются исключительными критериями при решении вопроса об использовании товарного знака в целях его правовой охраны».

То есть теперь, в случае приобретения оспариваемым товарным знаком определенной репутации, широкой известности у потребителей судам при разрешении требования о досрочном прекращении следует принимать во внимания однородность товаров для целей определения использования товарного знака.

Между тем, признаки, которым должен отвечать товарный знак, чтобы к нему можно было применить критерий однородности при досрочном прекращении ни в указанном Определении верховного суда, ни в последующих делах не были определены судами (дело №А40-4199/2016, дело №СИП-119/2016, дело №СИП-124/2016).

В деле №СИП-186/2016, где суд признал товарные знаки ЗАО «Микояновский мясокомбинат» широко известными, были применены критерии, изложенные в Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации (утв. приказом Роспатента от 17.03.2000г. № 38), соответствие товарных знаков ЗАО «Микояновский мясокомбинат» критериям общеизвестности вместе с тем остаются предметом спора.

То есть широко известный товарный знак был приравнен судом к общеизвестному товарному знаку, что в целом не противоречит подходу сложившемуся, к примеру, в Европейском союзе (например, Руководство Европейского патентного ведомства по экспертизе товарного знака Европейского союза в Части С «Оппозиция», (2) разделе 5 «Широко известные товарные знаки»).

В связи с вышеизложенным, лицам, планирующим обратиться с требованием о досрочном прекращении товарных знаков рекомендуется оценить оспариваемый товарный знак на известность среди потребителей.

В течение любых трёх лет после его государственной регистрации.

Определенное время фраза «любых трех лет» вводила заявителей в заблуждение и некоторые из них полагали, что неиспользованием следует считать любые три года за весь период действия товарного знака. Этому также способствовало Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В п. 2.4 указанного Постановления установлено, что суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Между тем, как ясно следует из нормы ст. 1486 ГК РФ товарный знак может быть досрочно прекращен по истечении трех лет после государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Таким образом, указанный трехлетний период отсчитывается с момента подачи заявления о досрочном прекращении, к примеру - Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017г. по делу №СИП-759/2016:

«С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (07.12.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации №467258, исчисляется с 07.12.2013 по 06.12.2016 включительно».

Правообладатель в свою очередь должен представить доказательства, что в указный период им использовался спорный товарный знак.

Может быть подано заинтересованным лицом

В соответствии с п. 42 Обзора Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом для такого использования применяется критерий однородности.

На практике заявители сталкиваются с проблемой доказывания заинтересованности.

В первую очередь следует обратить внимание на Информационное письмо Роспатента от 20.05.2009 №3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием», из важных выводов следует указать следующие:

1. Заинтересованным лицом может признаваться только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак;
2. Факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака также сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица;
3. К лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющих намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ и услуг.

Указанные критерии наличия заинтересованности были определены правовыми позициями Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлениях Президиума № 10268/02 от 24.12.2002г.; №2979/06 от 18.07.2006г.; № 5793/13 от 17.09.2013г.

Согласно п. 5 «Справки по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее - «Справка»), утвержденной Президиумом Суда по интеллектуальным правам №СП-23/20 спор между заявителем и правообладателем может служить основанием признания заявителя заинтересованным лицом - «заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего».

Помимо этого из позиций высказанных Судом по интеллектуальным правам следует, что:

1. при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг (Решение Суда по интеллектуальным правам от 09.02.2017г. по делу №СИП-377/2016);
2. лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления (Решение Суда по интеллектуальным правам от 31.01.2017г. по делу №СИП-638/2016);
3. заинтересованность может состоять также в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, приводящего к «размытию» товарных знаков истца (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2017г. «С01-1177/2016 по делу «СИП-235/2016);

Последствия прекращения

Согласно п. 39 Обзора досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время (п. 4 ст. 1486 ГК РФ), поэтому требования правообладателя о защите исключительного права, предъявленные до прекращения правовой охраны товарного знака, подлежат удовлетворению.

Также в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» закреплено, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Как видно из законодательства, разъяснений вышестоящих судов и практики Суда по интеллектуальным правам за последнее время процедура досрочного прекращения хоть существенно не изменилась, но получила значительное развитие и была уточнена в отдельных аспектах, что требует от заявителей особой тщательности при подготовке заявлений о досрочном прекращении.

3.2. Лицензиар вправе:

• без уведомления Лицензиата осуществлять контроль за выполнением Требований к качеству путем: проведения плановых проверок, проверки «тайный покупатель», внезапных проверок, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц;
• требовать от Лицензиата соблюдения требований стандартов по оформлению отдела и стандартов обслуживания покупателей;
• в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Лицензиата не меньше чем за до предполагаемой даты расторжения Договора;
• расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
• после уведомления Лицензиата о расторжении настоящего Договора, Лицензиар вправе заключать аналогичные договора с другими компаниями.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 4.1.

Использование товарного знака, договор

Все пошлины, сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией и выполнением настоящего договора, оплачивает Лицензиар. 3.2. Лицензиат обязан уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 3.3. Лицензиат обязуется производить ежегодные платежи в течение всего срока действия настоящего договора, перечисляя их на расчетный счет Лицензиара.

4.

Внимание

Ответственность сторон 4.1. Если Лицензиат проставляет знак на товаре, качество которого не соответствует требованиям договора, то он обязан принимать меры к восстановлению указанного в договоре качества товара. При этом Лицензиар оказывает ему необходимое содействие. 4.2. Лицензиату предоставляется десять рабочих дней для восстановления качества товара.

4.3. Если качество продукции, выпускаемой Лицензиатом, не будет восстановлено в срок, указанный в п.

Обратный звонок

Для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот. При этом законодатель не установил закрытого перечня средств доказывания использования товарного знака правообладателем. Материалами дела подтверждается, что суд первой инстанции при оценке доказательств реального использования спорного товарного знака установил совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением.

Лицензионный договор об использовании товарного знака

Как работает? Регистрация вашего товарного знака или торговой марки Экспресс-проверка вашего товарного знака БЕСПЛАТНО за один час! Пример отчета экспресс-проверки товарного знака Использование товарного знака Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака. Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком. Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.

Лицензионный договор на использование товарного знака

Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014). 4. В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013). 5.
Согласно сложившейся практике, Правообладатели товарных знаков зачастую не имеют возможности производить продукцию самостоятельно, и обращаются к изготовителям, которые производят товар, и наносят на него соответствующий товарный знак. В такой ситуации перед Правообладателем встает вопрос о юридически верном оформлении отношений с изготовителем, чтобы исключить неправомерное использование товарного знака и избежать возможных споров с налоговыми органами. Также, возможны опасения по поводу дополнительной ответственности перед потребителями, если права на товарный знак будут оформлены неверно.
Закон предусматривает различные варианты и способы использования товарного знака, главное, чтобы оно осуществлялось с разрешения Правообладателя. Использование товарного знака представляет собой осуществление исключительного права на товарный знак лицом, владеющим таким правом на каком-либо основании.

Договор использования товарного знака под контролем правообладателя

Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013). 6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).
Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014). 4.В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013). 5.

Договор об использовании товарного знака под контролем правообладателя

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013). При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака. 2.

Соглашение об использовании товарного знака под контролем правообладателя

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя.

Срок действия Договора не ограничен, если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Договора, то настоящий Договор автоматически пролонгируется. 9.2. Лицензиар в случаях, предусмотренных настоящим Договором, имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления Лицензиату. 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 10.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то разрешения другой Стороны. 10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами. 10.4.

Владелец товарного знака получает право использовать его по своему усмотрению и распоряжаться им после того, как проведена соответствующая процедура регистрации. Для этого сначала проводится проверка, которая покажет, не существует ли похожего зарегистрированного знака, затем подаются документы в специальный орган – Роспатент. При этом обязательно стоит учитывать тот факт, что регистрация права на товарный знак всегда носит сугубо территориальный характер. Это означает, что индивидуальные предприниматели или же юридические лица имеют права на соответствующую охрану товарного знака исключительно в той стране, регистрационные органы которой выдали им свидетельство о регистрации.

То использование товарного знака или знака обслуживания, которое может контролировать правообладатель, относится лишь к гражданскому обороту. Это подразумевает нанесение знака на упаковки, этикетки товара, производимого, рекламируемого, продаваемого или иным способом вводимого в гражданский оборот конкретной страны. Также это касается товаров, которые перевозятся или же хранятся с целью эксплуатации.

Правообладатель контролирует использование знака обслуживания при оказании услуг, выполнении работ. Он имеет право отслеживать проставление знака на документации, которая связана непосредственно с введением в гражданский оборот данных товаров или же услуг.

Владелец товарного знака может использовать его в разнообразных предложениях, касающихся продажи товаров, при оказании услуг, а также выполнении работ (в случае со знаком обслуживания), в рекламе, на вывеске, в объявлениях и т.д., в интернете. Примером применения товарного знака во всемирной сети может использование его в доменном имени или иных способах адресации.

Есть те случаи, которые не подлежат какому-либо контролю со стороны владельца прав на знак. Это, к примеру, упоминание товарного знака в нерекламных целях, использование его в любых личных целях, а также на различных товарах, которые правообладатель ввёл в оборот самостоятельно или же которые были введены с его согласия. Приведём пример: контроль над использованием товарного знака не распространяется на применение его при пользовании купленным данной фирмой или ИП товаром с ТЗ или его последующей перепродаже. Вне контроля правообладателя оказывается использование знака иного рода, которое не является связанным с введением в гражданский оборот услуг или товаров.

Регулирование действий с товарным знаком происходит с опорой на соответствующие статьи закона – см. Глава 76 Гражданского кодекса РФ . Срок действия прав на знак – 10 лет. По его окончанию может осуществляться пролонгация на следующие 10 лет, количество пролонгаций не ограничено. Большинство стран, включая Россию, условием защиты прав на бренд ставит регистрацию товарного знака, но это не единственно возможный способ охраны. В ряде стран распространенность бренда при обращениях к законам о недобросовестной конкуренции играет столь же важную роль, как и регистрация.

Мой вопрос касается пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 1. Что является использованием третьим лицом товарного знака под контролем правообладателя? 2. Достаточно ли предоставить право третьему лицу распространять товар под товарным знаком правообладателя через фирменный магазин с этим же товарным знаком на основании письменного разрешения (письма) правообладателя? 3. Или обязательно нужно регистрировать лицензионный договор или договор коммерческой концессии, чтобы правообладателю доказать факт использования им своего товарного знака? Вопросы задаются именно в рамках последствий неиспользования товарного знака правообладателем. Меня интересуют не последствия для третьих лиц, а последствия именно для правообладателя».

Ответ

Помимо этого, использованием товарного знака признается его использование другим лицом под контролем правообладателя в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ (в том числе ввоз на территорию РФ товара, маркированного этим знаком). Еще до вступления в силу части 4 ГК РФ в судебной практике стали появляться акты, согласно которым суды признавали, что использование товарного знака путем введения в гражданский оборот на территории РФ товара, произведенного за рубежом, может осуществляться не только импортером, который заключил лицензионный договор, но и любым иным лицом, выполняющим функции по ввозу и реализации продукции правообладателя без лицензии (Постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2004 N 1164/04).

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса , либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса .

На настоящий момент в судебной практике еще не выработано четких критериев понятия «контроль правообладателя». В частности в Постановлении ФАС МО от 19.12.2011 № А40-130718/2010, указано «Рассматривая заявленное по делу требование, суды двух инстанций признали доказанным материалами дела факт воспроизведения словесного обозначения «МОСКОВСКИЙ» на выпускаемой ОАО «МВКЗ «КиН» продукции и наличия между ФКП «Союзплодоимпорт» и ОАО «МВКЗ «КиН» правоотношений, связанных с контролем производства продукции.

В частности, суды отметили, что на фотографиях коньяка производства ОАО «МВКЗ «КиН» товарный знак «МОСКОВСКИЙ» расположен в центре этикетки, занимает на ней доминирующее положение и рядом со словесным элементом размещен знак охраны товарного знака в виде буквы «R в окружности, что в силу статьи 1485 ГК РФ является констатацией факта предоставления товарному знаку правовой охраны. Также указали на наличие на контрэтикетках товара ссылок на его изготовление по лицензии ФКП «Союзплодоимпорт». Обозревавшиеся судом образцы коньяка со спорным товарным знаком имели даты розлива в феврале и августе 2008 года, т.е. в пределах трехлетнего периода, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

Кроме того, суды отметили, что товарный знак по свидетельству № 283105 использовался на подарочных коробах коньяка «Московский» со знаком охраны товарного знака, на упаковках сувенирных наборов этого коньяка.

Оценив в совокупности представленные в дело доказательства, суды двух инстанций признали, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом лицензионного и сублицензионного договоров, он опосредствованно использовалось ОАО «МВКЗ „КиН“ с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции и в данном случае упомянутый завод являлся по отношению к ФКП „Союзплодоимпорт“ — правообладателю товарного знака в смысле требований пункта 2 статьи 1486 ГК РФ „другим лицом“, использующим товарный знак без лицензионного договора...».

Данное Постановление оставлено в силе Определением ВАС РФ от 18.04.2012 №№ А40-130718/10, ВАС-4005/12.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что использование товарного знака другими лицами под контролем правообладателя, предполагает использование товарного знака без заключения лицензионного договора и подразумевает наличие между другими лицами и правообладателем определенных взаимоотношений, направленных на использование товарного знака на товарах, вводимых в гражданский оборот. Таким образом, предоставление права третьему лицу распространять товар под товарным знаком правообладателя через фирменный магазин с этим же товарным знаком на основании письменного разрешения (письма) правообладателя, может быть расценено как использование товарного знака под контролем правообладателя.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах ЮСС «Система Юрист»

• Определение ВАС РФ от 18.04.2012 №№ А40-130718/10, ВАС-4005/12

«Судами также установлено, что спорный товарный знак не являлся предметом лицензионного и сублицензионного договоров; предметом этих договоров являлись комбинированные товарные знаки в виде этикеток, одним из элементов которых являлось словесное обозначение „Московский“, полностью воспроизводящее спорный товарный знак (товарные знаки N 276706, 276708).

Проанализировав установленные по делу фактические обстоятельства, в частности, приняв во внимание, что спорный товарный знак является центральным элементом этикетки товара, рядом с которым размещен знак охраны товарного знака в виде буквы „R“, предусмотренный статьей 1485 Гражданского кодекса ; на контрэтикетках коньяка указано, что он изготавливается по лицензии ФКП „Союзплодоимпорт“; образцы коньяка со спорным товарным знаком имели даты розлива в феврале и августе 2008 года, т.е. в пределах трехлетнего периода, установленного пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса ; спорный товарный знак использовался на подарочных коробах коньяка „Московский“ со знаком охраны товарного знака, а также на упаковках сувенирных наборов этого коньяка, суд пришел к заключению, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом упомянутых лицензионного и сублицензионного договоров, фактически он использовался заводом с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции, и в данном случае завод выступал по отношению к правообладателю товарного знака — ФКП „Союзплодоимпорт“ — „другим лицом“ в смысле требований пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса , использующим товарный знак без лицензионного договора.*»

• Изготовителю продукции лучше заключить с правообладателем товарного знака договор подряда

«Помимо указанных двух вариантов ГК РФ предусматривает еще один — третий способ использования товарного знака — под контролем правообладателя (п. 2 ст. 1486). В этом случае исключительные права остаются за правообладателем, но фактическое размещение товарного знака может осуществлятся другим лицом.

Практика. Иностранная компания обратилась в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, ссылаясь на отсутствие лицензионных или сублицензионных договоров в отношении товарного знака в течение трех лет. Роспатент отказал в удовлетворении заявления, а компания обжаловала отказ в суде. Арбитражные суды признали отказ Роспатента правомерным, поскольку спорный товарный знак в течение предшествующих трех лет использовался в составе комбинированного товарного знака при производстве товара под контролем правообладателя. Доказательством послужили лицензионный и сублицензионные договоры, предметом которых являлось использование комбинированного товарного знака, а также подтверждение правообладателем факта, что он контролировал производство продукции под таким товарным знаком. Изготовитель признан по отношению к правообладателю „другим лицом“, использующим товарный знак без лицензионного договора (определение ВАС РФ от 18.04.2012 № ВАС-4005/12).

Товарный знак может быть признан используемым на законном основании и без наличия лицензионных соглашений об этом, если он используется под контролем правообладателя. Тогда использование товарного знака со стороны изготовителя не будет являться осуществлением исключительного права на товарный знак...*»

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.